专利申请文件主动修改的时机和注意事项
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：方艳
原标题：专利申请文件主动修改的时机和注意事项
IPRdaily导读：在专利的审查过程中，除了克服审查意见中的缺陷而做出的被动修改外，还可以对申请文件主动修改。笔者结合实务经验，来为大家介绍专利修改中的主动修改。
何时允许修改申请文件？
根据专利法实施细则第五十一条的规定，对于发明申请，申请人有两个主动修改时机，第一个时机是在提出实质审查请求时，第二个时机是在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月。
对于实用新型和外观设计这两种类型的专利申请，由于不需要进行实质审查，因此，它们的主动修改时机只有一个：专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
为什么需要对申请文件进行修改？
既然在主动修改时依然不能超出原说明书和权利要求书记载的范围，申请人为什么还需要对专利申请文件进行主动修改呢？
调整权利要求书的保护结构，随市场变化或竞争对手的变化，对希望保护的方案进行调整。
举例：原始说明书中记载了方案A和B，权利要求书中仅记载了方案A。随着市场变化，竞争对手在专利申请之后推出了关于方案B的产品，这时建议考虑在主动修改时机内将方案B增加到权利要求书中，以便对方案B进行保护。
主动修改与被动修改
是否可以在答复审查意见时进行上面的修改策略？
不一定，这是因为在答复审查意见时需要依照审查意见进行修改和答复，相比于主动修改阶段而言，答复审查意见时对权利要求的修改约束较多。例如，需要考虑单一性问题。
修改的基础是什么？
如果申请内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使“本领域技术人员”看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，这种修改就是超范围的。申请内容，是指原说明书（包括附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。说明书摘要不能作为以后修改说明书或者权利要求书的根据。
修改中要注意什么原则？
专利法第33条规定了：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。法条的目的是维持权利人与社会公众之间的利益平衡，防止专利权人通过事后修改的方式把申请日无法体现在原有技术方案中的技术特征添加到本专利的权利要求中，从而为实质上在后的发明抢占了在先申请日，这对其他公众是不公平的。
原始申请文件记载的范围包括：（1）原说明书和权利要求书文字记载的内容；（2）根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
举例：
申请人将权利要求中记载的“乙醇”修改为“有机溶剂”。由于“乙醇”是“有机溶剂”的下位概念，“乙醇”的范围小于“有机溶剂”，致使“本领域技术人员”看到的信息与原申请记载的信息不同。因此，这种修改也是不允许的。
附图中有哪些信息允许增加到权利要求和说明书中？
申请文件中增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征，这种修改不允许。从附图中可以直接地、毫无疑义地得出的“定性”的描述是允许增加到权利要求和说明书中，而无法直接地、毫无疑义地确定的“定量”的描述是不允许增加到权利要求和说明书中。
公知常识在判断中的作用？
判断主体：所属技术领域的技术人员。
判断对象：是修改的内容与原申请文件明确记载的内容之间的对比。
程度：是否能“直接地、毫无疑义地确定”。
所属领域技术人员在判断时应参考申请时的公知常识或惯用技术等，将原申请文件明确记载的内容与公知常识进行合理的结合，在此基础上去判断是否可以直接地、毫无疑义地确定修改的内容。
注意，公知常识在判断过程中起到供参照、辅助判断的作用，并不是意味着任何情况下都可以将公知常识或惯用技术补入申请文件中。
举例：
例1：原记载的方案是一种电池，包括正极，负极，电解质，隔膜。修改后的方案：一种电池，包括正极，负极，电解质，隔膜，壳体。由于本领域的普通技术人员根据公知常识可以直接地、毫无意义地确定电池必然包括壳体，因此这种修改是被允许的。
例2：原记载的方案是一种电池，包括正极，负极，电解质和隔膜。修改后的方案一种电池，包括正极，负极，固态电解质和隔膜。由于本领域的普通技术人员公知的是电池可能包括固态电解质，也可能不包括固态电解质，也可能是液态电解质，因此这种修改的内容不是唯一确定的，因此是不被允许的。
分案申请
如果错过了主动修改时机，而又想将说明书中记载的某些方案写入权利要求中进行保护，可以提交分案申请，分案申请会产生额外的费用。
公众意见
为避免竞争对手针对性的提出公众意见，可以先提交一套权利要求书，专利公开后，再进入实质审查，同时修改为自己想要的另外一套权利要求书，审查员真正在审查的是我们想要的权利要求书，竞争对手看到的公开版本则不一定是我们想要的权利要求。这样可以利用主动修改的方式，起到迷惑竞争对手的作用。
综上，笔者建议申请人或代理人一定要留意主动修改的机会，好好把握专利的主动修改。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：方艳
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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